Minerals Separation v. Hyde, 242 US 261 (1916)

von Dennis Crouch

Fast alle in der Rechtssache Amgen gegen Sanofi eingereichten Schriftsätze beziehen sich auf die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von 1916 im Fall Minerals Separation gegen Hyde, 242 US 261 (1916). Es handelt sich um einen interessanten kleinen Fall, der sich in erster Linie auf die Offensichtlichkeit (dh „Erfindung“) konzentriert, aber auch die Erfinderschaft und die ausreichende Offenlegung berührt. In Amgen hat der Oberste Gerichtshof die Aufgabe, das Ermächtigungsgesetz zu überdenken, und daher ist dieser letzte Punkt am relevantesten.

Abgebautes Erz ist typischerweise eine Mischung aus Metallen und verschiedenen nichtmetallischen Gangarten (häufig Quarz). Obwohl man verschiedene Wege gefunden hatte, die beiden zu trennen, waren die Lösungen noch nicht kosteneffektiv. Eine Form der Trennung basierte auf der Erkenntnis, dass bestimmte Öle dazu neigten, nur am Metall zu haften. Verschiedene frühere Patente nutzten dieses Naturgesetz, um entweder zu bewirken, dass das Metall an die Oberfläche einer Flüssigkeitsmischung schwimmt oder auf andere Weise auf den Boden sinkt. Allerdings erforderten diese früheren Prozesse viel Öl; waren nicht kosteneffektiv; und konnte sich daher am Markt nicht durchsetzen. Unsere Patentinhaber sind in diesem Fall ein Trio Londoner Metallurgen, die ihren eigenen Ansatz der „Schaumflotation“ entwickelt haben. Sie mischten eine sehr kleine Menge Öl (0,5 % des Erzgewichts) in das pulverisierte Erz und schüttelten die Mischung dann kräftig. Durch das Schütteln bildete das Öl Luftblasen, die schaumig nach oben stiegen. Und aufgrund der Affinität zwischen dem Öl und dem Metall würden die Metallpulver und -flocken die Oberfläche der aufgeschäumten Blasen auskleiden. US-Pat. Nr. 835.120 (1906).

Zum Thema Aktivierung , obwohl der Patentinhaber Tests mit verschiedenen Ölen und Säuren durchgeführt hatte; Aufregungsniveaus; Wärmezufuhr; usw. Es war auch klar, dass die Methode für jede einzelne Erzart verfeinert werden musste. Insbesondere müsste ein Benutzer vorläufige Tests durchführen, um herauszufinden, welche Ölmenge und Rührstufe am besten funktionieren. Das Patent selbst gab zu, dass „bei der Konzentration eines bestimmten Erzes ein einfacher Vorversuch erforderlich ist, um festzustellen, welche ölige Substanz den gewünschten Anteil an Schaum oder Schaum ergibt.“

Der Oberste Gerichtshof prüfte diese Frage, hielt die Offenlegung jedoch für ausreichend.

Die Zusammensetzung von Erzen variiert unendlich, jedes stellt sein besonderes Problem dar, und es ist offensichtlich unmöglich, in einem Patent die genaue Behandlung anzugeben, die in jedem Fall am erfolgreichsten und wirtschaftlichsten wäre. Bei dem Verfahren handelt es sich um ein Verfahren für den Umgang mit einer großen Stoffklasse, und der Behandlungsbereich im Rahmen der Ansprüche ist, auch wenn einiges dem Können der Personen überlassen wird, die die Erfindung anwenden, eindeutig hinreichend eindeutig, um den Fachmann auf diesem Gebiet zum Erfolg zu führen Anwendung, wie die Beweise reichlich belegen. Dies genügt dem Gesetz.

Minerals Separation, 242 US, 270-271. Im selben Absatz fügte das Gericht auch einen Satz zur Bestimmtheit von Ansprüchen ein und verwendete dabei die gleiche Formulierung hinreichender Sicherheit, die das Gericht später in Nautilus wiederholte: „Die Gewissheit, die das Gesetz bei Patenten verlangt, ist nicht größer als angemessen, wenn man sie berücksichtigt.“ Betreff."

Auch das Bezirksgericht hatte den Fall zugunsten des Patentinhabers entschieden und kam zu dem Schluss, dass „ein Mengenbereich, der dem Ermessen des Betreibers überlässt, alles ist, was beschrieben werden kann und hinreichend eindeutig ist.“ Minerals Separation v. Hyde, 207 F. 956 (D. Mont. 1913), rev'd, 214 F. 100 (9th Cir. 1914), rev'd, 242 US 261 (1916). Der Oberste Gerichtshof wurde offenbar nicht über die Angelegenheit informiert, aber das Gericht befasste sich trotzdem damit.

Sowohl das Bezirksgericht als auch der Oberste Gerichtshof zitieren Mowry gegen Whitney, 81 US 646 (1871). In diesem Fall erklärte Richter William Strong, dass ein Patent nicht nur für die Erfindungshandlung erteilt werde. Vielmehr muss der Erfinder auch „der Öffentlichkeit beibringen, wie man es in die Praxis umsetzt“. Dennoch führte das Gericht weiter aus, dass sich die Spezifikation an Fachleute richtet. Daher können Offenlegungen, die nicht der breiten Öffentlichkeit zugänglich sind, immer noch ausreichen, um diejenigen zu unterrichten, die sich bereits auskennen. „[Ich] darf etwas ihrer Fähigkeit überlassen, die Erfindung anzuwenden, aber es sollte sie nicht in die Irre führen.“ Ausweis. Im Fall Mowry gelangte das Gericht zu dem Schluss, dass das Patent trotz „schwacher und unsicherer Anweisungen“ hinsichtlich der im Rahmen eines Gießverfahrens hinzuzufügenden Wärmemenge gültig sei.

Aber es ist offensichtlich, dass nur vage und unsichere Anweisungen bezüglich des Ausmaßes gegeben werden konnten, in dem die Hitze erhöht werden muss. Sie muss sich durch den unterschiedlichen Abkühlungsfortschritt unterscheiden, der stattgefunden hat, bevor die Räder aus den Formen genommen werden. . . . Dies muss naturgemäß dem Ermessen des Betreibers überlassen bleiben.

Die von den Beklagten vorgebrachte Rüge, dass das Patent fehlerhaft sei, weil es die Art der Kurve für die Führungen nicht angibt, sei es die eines Kreises oder einer anderen Figur …, reicht nicht aus, um ihre Gültigkeit zu beeinträchtigen. Jeder gute Mechaniker, der mit der Konstruktion von Sägewerken vertraut ist und das Patent und das Diagramm vor sich hat, würde keine Schwierigkeiten haben, die Verbesserung zu übernehmen und geeignete Kurven zu erstellen.

Ausweis. Der damalige Gesetzestext wurde im RS Sec kodifiziert. 4888. Der Text ähnelt bemerkenswert der Formulierung, die heute in Abschnitt 112(a) zu finden ist. Der Patentinhaber musste Folgendes einreichen:

eine schriftliche Beschreibung der [Erfindung oder Entdeckung] sowie der Art und Weise und des Prozesses ihrer Herstellung, Konstruktion, Zusammensetzung und Verwendung in einer so vollständigen, klaren, prägnanten und genauen Form, dass sie für jeden Fachmann auf diesem Gebiet oder in der Wissenschaft verständlich ist zu dem es gehört oder mit dem es am engsten verbunden ist, um dasselbe herzustellen, zu konstruieren, zu verbinden und zu verwenden; und im Falle einer Maschine muss er deren Prinzip und die beste Art und Weise erläutern, wie er dieses Prinzip anzuwenden gedacht hat, um sie von anderen Erfindungen zu unterscheiden; und er muss den Teil, die Verbesserung oder die Kombination, die er als seine Erfindung oder Entdeckung beansprucht, besonders hervorheben und deutlich beanspruchen.

RS Sec. 4888 (1910).

Rechtsprofessor an der University of Missouri School of Law. Alle Beiträge von Dennis Crouch anzeigen →